In Cina chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla sua registrazione: la tutela parte dalla registrazione e non, come in Italia, dalla domanda.
Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano, con conseguenze pregiudizievoli quali: l’impossibilità di registrare o usare i propri marchi in Cina; il blocco dei propri prodotti sul mercato cinese in importazione o esportazione; il vedersi costretti ad acquistare i propri marchi da chi li ha precedentemente registrati a un costo più elevato rispetto a quello irrisorio della registrazione; l’affrontare lunghe e onerose battaglie legali; dover adottare una nuova immagine aziendale creando nuovi marchi appositamente per il mercato cinese; affrontare in altri Paesi i problemi dovuti alla commercializzazione o anche al solo transito di beni falsi provenienti dalla Cina.
La registrazione
Può essere registrato qualunque segno visibile in grado di distinguere i beni di una persona fisica, giuridica o di altra organizzazione, incluse parole, immagini, lettere, numeri, simboli tridimensionali e combinazioni di colori o di tali segni. Deve avere caratteri distintivi, essere facilmente distinguibile e non in conflitto con i diritti precedentemente acquisiti da terzi, compresi i nomi d’impresa debitamente registrati.
Prima di procedere alla registrazione è opportuno definire la versione o le versioni del marchio che si intende proteggere e per quali prodotti e servizi. Per un’adeguata protezione del marchio, del nome sia dell’azienda sia dei suoi beni, è sempre bene registrarlo e usarlo non solo in caratteri latini ma anche cinesi, cercando di coniugare la somiglianza fonetica con un significato gradevole e pertinente.
Avvenuta la registrazione, è bene indicare, sui beni, confezioni e strumenti informativi e promozionali, che è effettivamente registrato in Cina, apponendo al suo angolo destro, superiore o inferiore, i simboli internazionalmente riconosciuti, quali: “®”, “TM”, “Registered Trademark” e/o le corrispondenti versioni in lingua cinese. Il marchio gode di protezione soltanto a partire dall’effettiva registrazione ha validità di 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni. Importante indicare i simboli della registrazione e usare il marchio. Se non viene utilizzato per tre anni consecutivi può essere revocato.
Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che hanno residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono procedere al deposito di domande di registrazione direttamente, rivolgendosi all’Ufficio Marchi ricorrendo a un’agenzia locale per marchi riconosciuta dallo Stato. Gli altri devono affidarsi a un’agenzia autorizzata dallo Stato.
Per registrare un marchio in Cina si possono seguire due strade: nazionale o internazionale.
L’Ufficio Marchi è competente per tutte le istanze di estensione territoriale, rinuncia, revoca e altre questioni relative alle registrazioni internazionali di marchi. Alcune peculiarità del sistema giuridico-amministrativo cinese porterebbero a prediligere, ove possibile, la via nazionale che semplifica gli adempimenti amministrativi in caso di registrazione del marchio in dogana o di azione in giudizio, in quanto non ne occorre la traduzione certificata presso la competente Amministrazione per l’Industria ed il Commercio.
Registrazione nazionale
La domanda di registrazione del marchio deve indicare i prodotti e i servizi da proteggere sulla base di una delle classi contenute nella Classificazione internazionale di Nizza (vedi box), anche considerando che in Cina ogni classe è suddivisa in ulteriori sottoclassi.
[box title = “Accordo di Nizza”]È attualmente vigente la nona edizione dell’Accordo di Nizza con 45 classi, 34 per prodotti e 11 per servizi. La domanda di registrazione deve contenere la classe di prodotti o servizi per la quale si registra il marchio. Se i beni non sono nella classificazione, si dovrà fornire una loro descrizione, con domande distinte per ogni classe di prodotti o servizi per i quali si vuole utilizzare il marchio.
Se un marchio registrato in precedenza dovesse essere utilizzato su altri beni della stessa classe o in una classe diversa, occorre presentare una nuova domanda per la registrazione dello stesso marchio, in quanto la protezione accordata al marchio si riferisce esclusivamente ai beni inclusi nella prima domanda e successivamente indicati nell’attestato di registrazione del marchio. L’attestato di registrazione del marchio è un importante elemento probatorio nelle azioni di contraffazione e deve perciò essere conservato in modo appropriato. [/box]
La domanda deve contenere: il modulo di domanda, in copia unica; cinque riproduzioni del marchio, se a colori occorrono cinque copie a colori e una in bianco e nero, stampate su carta liscia e durevole che possono essere sostituite da foto di dimensioni variabili comprese tra 5e 10 cm in lunghezza e larghezza; la lettera d’incarico all’agenzia delegata (eventuale); la copia del documento d’identità, se il depositante è una persona fisica, o della licenza commerciale, se persona giuridica; se oggetto del marchio è un ritratto, il depositante deve presentare l’autorizzazione del soggetto ritratto legalizzata da notaio. Qualora il richiedente la registrazione, entro sei mesi da quando ha presentato la prima domanda in un Paese estero, presenti nuova domanda di registrazione in Cina per lo stesso marchio e per i medesimi beni, può godere del diritto di priorità sulla base degli accordi conclusi tra quel Paese e la Repubblica Popolare Cinese o dei trattati internazionali a cui hanno aderito entrambi o sulla base del principio di priorità reciprocamente riconosciuto.
Per rivendicare il diritto di priorità lo si deve dichiarare per iscritto nella domanda di registrazione e produrre, entro tre mesi, copia dei documenti; qualora un marchio sia stato utilizzato per la prima volta su un bene presentato in una esposizione internazionale, organizzata o riconosciuta dal governo cinese, il richiedente può godere del diritto di priorità per sei mesi da quella data. Il depositante deve dichiarare nel modulo se il marchio è tridimensionale e in questo caso deve essere possibile rilevarne le caratteristiche dalla riproduzione presentata. Se si registra un marchio collettivo o di certificazione il modulo deve contenere apposita dichiarazione e dovrà essere allegato il relativo regolamento d’uso. Se contiene parole straniere va spiegato il significato in lingua cinese. È necessario prestare attenzione all’esatta corrispondenza tra il nome del richiedente la registrazione, persona fisica o giuridica, e quello risultante da documento d’identità o licenza commerciale e nell’eventuale lettera d’incarico, qualora sia stata delegata un’agenzia autorizzata.
Registrazione internazionale
Il vantaggio principale risiede nella possibilità di presentare un’unica domanda utilizzando una sola lingua di procedura, con costi univoci a livello internazionale, ottenendo protezione presso tutti i Paesi aderenti al sistema di Madrid designati.
La Cina ha emanato le Misure per l’Attuazione e può essere paese sia d’origine sia d’estensione della domanda di registrazione.
[box title = “Il vademecum”]
Per quanto concerne la registrazione del marchio in Cina, i segni distintivi che non possono essere registrati come marchi, le varie categorie di marchi e tutto ciò che è necessario o utile fare per tutelare il proprio marchio in Cina si rimanda alla lettura della Guida “Registrare il marchio in Cina! – Elementi di strategia aziendale 3”, curata dall’ing. Giovanni De Santis, ultimo responsabile dell’Ufficio per la Tutela della Proprietà Intellettuale del Ministero dello Sviluppo Economico di Pechino, chiuso quest’anno. http://www.uibm.gov.it/images/stories/Pubblicazioni_desk/Pechino/guida_3.pdf [/box]
Registrazione all’Amministrazione delle Dogane
È possibile depositare i propri marchi registrati, presso l’Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (www.customs.gov.cn) previo pagamento di una tassa contenuta, che ne consentirà l’inserimento in un’apposita banca dati fruibile dai 41 distretti regionali e 314 porti della rete doganale. La registrazione garantisce una protezione decennale o fino al termine della durata del titolo di proprietà intellettuale se precedente, rinnovabile.
È possibile chiedere l’automatico monitoraggio delle merci e il conseguente blocco di quelle sospette. L’ufficio doganale richiederà tempestivamente al titolare del diritto di accertare la liceità della spedizione, se necessario recandosi laddove giacente con l’eventuale versamento di una cauzione (fino a RMB 100.000) che verrà devoluta al sospettato a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito del conseguente blocco della merce, qualora l’esito dell’accertamento dovesse rivelarsi erroneo.
Tale accertamento, se positivo, permette al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di acquisire utili prove quali informazioni commerciali e sulla spedizione, immagini dei falsi e delle relative confezioni, la loro eliminazione nonché la stessa decisione dell’Amministrazione Generale delle Dogane che può anche imporre sanzioni al violatore.
Paola Gallerini
